Dans le domaine de la santé, il n’est pas rare que les détenteurs de brevets n’aient pas les moyens, matériels ou humains, d’exploiter eux-mêmes leurs technologies, de même les brevets détenus ne sont parfois pas utiles au développement de l’activité du breveté. Dans de tels cas, la licence de brevet est alors l’outil qui permet de rentabiliser la mise au point de sa technologie.
Cependant, les brevets sont délivrés par les principaux offices de propriété industrielle sans examen de validité approfondi. Ils ne disposent que d’une simple présomption de validité pouvant être renversée par l’apport de la preuve du contraire…ce qui est le cas pour 30 % des brevets présentés aux juges ! Il existe donc un risque lié à l’éventuelle invalidité du brevet qu’il est important de limiter en anticipant les conséquences de l’annulation du titre sur les redevances de licence déjà acquittées.
Un récent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 12 janvier 2017, n° 15/09231) aborde cette question.
En l’espèce, le contrat de licence portait sur une demande de brevet européen relatif à un dispositif de « récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse ».Un conflit était par la suite né entre le breveté et son licencié lié notamment à des difficultés de règlement des redevances. Le breveté a alors résilié le contrat de licence et demandé à son licencié le versement des redevances échues, conformément à ce que prévoyait l’article 11 du contrat. Parallèlement, le licencié avait fait opposition à la délivrance du brevet européen, ce qui avait conduit à sa révocation totale.
Devant le tribunal de grande instance de Paris, le breveté prétendait obtenir le versement des redevances de licence échues. Le tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale et européenne en la matière ainsi que sur l’article 11 du contrat de licence qui anticipait cette situation, a fait droit à sa demande en considérant que la question du paiement des redevances était indépendante de la question de la nullité du brevet.
L’article 11 du contrat prévoyait qu’« en cas d’annulation du brevet par une décision de justice n’étant susceptible d’aucun recours, les présentes conventions seront résiliées de plein droit si bon lui semble par [le licencié] à la date de cette décision. En aucun cas [le Licencié] ne pourra réclamer [au donneur de licence] du fait de la nullité ainsi encourue, d’indemnité ni de rappel sur les sommes déjà versées par lui [au donneur de licence] ou qui lui seraient encore dues à la date de la décision de justice en question ».
L’on savait déjà, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2003 New Holland France que l’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n’a pas pour conséquence, quel que soit le fondement de cette nullité, de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui.
L’annulation de la licence en raison de l’annulation du brevet est fondée sur le défaut d’objet du contrat ou l’absence de cause de l’obligation pour le licencié de payer les redevances de licence. En effet, le paiement des redevances dans le contrat de licence est la contrepartie de la mise et du maintien en jouissance par le donneur de licence d’un titre valide ou présumé valide. Mais l’annulation du contrat n’est pas rétroactive et le sort des redevances de licence après l’annulation du contrat relève du régime des restitutions constitutives à cette annulation.
L’article 11 du contrat de licence rejoignait donc le régime de droit commun défini par la Cour de cassation. Seulement, la Haute juridiction n’ayant pas donné un caractère d’ordre public au sort qu’elle destine aux redevances versées avant l’annulation du brevet, il est possible que les cocontractants imaginent un régime différent, notamment de restitution partielle ou intégrale des redevances versées.
L’annulation d’un brevet n’étant pas un cas d’école, il est important que brevetés et licenciés, dans l’industrie pharmaceutique aussi bien que dans la fabrication de dispositifs médicaux, anticipent inter partes ce risque en prévoyant ou non la restitution des loyers payés.
